Marchio comunitario e opposizione

30/12/2013

La Corte di Giustizia ha avuto modo di intervenire nuovamente sul tema dell'opposizione alla registrazione di marchi, introducendo un chiarimento ad una sua precedente pronuncia (sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07).

Il tema è quello della corretta applicazione dell'art. 8 del regolamento comunitario n. 207/2009, il quale definisce le ipotesi per le quali, a fronte dell'opposizione del titolare di un marchio anteriormente registrato, l'ufficio è obbligato a rigettare la registrazione di un nuovo marchio.

In via di prima approssimazione, e riservandosi di riprendere nel prosieguo la questione con maggiore approfondimento, la questione che è venuta a porsi riguarda la corretta applicazione dei principi giuridici veicolati dall'art. 8, comma 5, del citato regolamento per come interpretato dalla sentenza “Intel Corporation”:

In sostanza, in forza del valore di fonte di diritto delle pronunce della Corte nell'ambito del sistema comunitario, l'oggetto principale della pronuncia è stata l'esatta ricostruzione del portato della precedente giurisprudenza della Corte: i principi esposti nei precedenti giurisprudenziali, nell'ordinamento comunitario, hanno infatti natura di fonte normativa e, dunque, come nel caso di specie, si prestano ad essere interpretati in modo divergente. Di tal ché la Corte ha potuto chiarire il proprio precedente in modo da evitare possibili future incertezze.

Giungendo al caso di specie, è utile evidenziare che a fronte della richiesta della registrazione di un nuovo marchio, il titolare di un marchio anteriore si era opposto a tale registrazione nell'ambito del procedimento amministrativo innanzi all'ufficio preposto alla concessione della registrazione.
L'ufficio rigettava l'opposizione, concedendo la registrazione con la motivazione che il titolare del marchio anteriore non aveva fornito prove dell’esistenza di un qualsiasi pregiudizio alla notorietà dei marchi anteriori o di un indebito vantaggio tratto dai medesimi.

A seguito di impugnazione della prima decisione, venivano accolte le ragioni del titolare del marchio anteriore.
La vicenda sfociava poi all'esame del Tribunale di primo grado, il quale confermava la decisione di rigettare la registrazione. Sentenza, quest'ultima, impugnata innanzi alla Corte di Giustizia.

Ora, tutta la tematica, nella decisione del Tribunale si è incentrata sul una questione estremamente sottile.
Sul punto, occorre osservare quale sia il dato normativo di riferimento, ricordando che il sopra richiamato regolamento n. 209/2007, all'art. 8, dopo aver previsto che la registrazione non può venir concessa qualora “a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato”, introduce al successivo paragrafo quinto una ulteriore previsione per l'ipotesi di prodotti non simili.

Prevede infatti il citato paragrafo quinto nella sintesi operata dalla pronuncia in esame che “la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore [e] se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest’ultimo sia [un] marchio che gode di notorietà nella Comunità o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

In sostanza, la norma regolamentare comunitaria prevede la possibilità di opporsi alla registrazione del marchio anche qualora i prodotti contraddistinti dal marchio non siano simili, purché però dall'uso di un tale marchio possa conseguire un ingiusto vantaggio per il titolare del nuovo marchio ovvero un ingiusto svantaggio per il titolare del marchio anteriore.

Ebbene, secondo il Tribunale di primo grado, ai sensi della sopra citata disposizione, è preclusa la registrazione del nuovo marchio quando vi è un rischio di “diluizione” del marchio anteriore, ossia “quando risulta indebolita l’idoneità del marchio anteriore a identificare come provenienti dal titolare di detto marchio i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e viene utilizzato, per il fatto che l’uso del marchio posteriore fa disperdere l’identità del marchio anteriore e la corrispondente presa esercitata sulla mente del pubblico”.

Ora, proprio su tale questione era intervenuto il precedente della Corte sopra richiamato, e in tale precedente veniva esposto il principio secondo cui il titolare di un marchio anteriore, pur non potendo dimostrare in modo compiuto un fatto futuro (ossia le future scelte dei consumatori volte a far conseguire o uno svantaggio a lui stesso o un vantaggio a titolare del nuovo marchio) dovrebbe comunque fornire una prova in merito alla esistenza di elementi che permettano di concludere per un rischio serio che il pregiudizio possa aver luogo in futuro.

Il Tribunale aveva però richiamato il precedente della Corte evidenziando che il passaggio cruciale del precedente che richiamava l'obbligo di prova in questione veniva lessicalmente introdotto con l'uso dei termini “ne consegue”. Dall'uso di tale locuzione verbale, il Tribunale aveva quindi dedotto che il ragionamento della Corte non tendeva ad introdurre un ulteriore requisito affinché fosse preclusa la registrazione; al contrario la pronuncia della Corte avrebbe dovuto leggersi nel senso che la modifica del comportamento economico del consumatore sarebbe dimostrata di per sé dalla prova dell'indebolimento dell’idoneità del primo marchio a identificare come provenienti dal suo titolare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e viene utilizzato.

In sostanza, secondo il Tribunale, la pronuncia della Corte andrebbe letta nel senso che una volta dimostrata da parte del titolare del marchio anteriore l'indebolimento dell'idoneità del marchio ad esercitare un potere di identificazione dei prodotti, “ne conseguirebbe” altresì la prova della sussistenza di elementi atti a dimostrare la ragionevole probabilità che i consumatori mutino i propri orientamenti.
Sulla base di tale ragionamento il Tribunale rigettava il ricorso.
La Corte di Giustizia, investita della legittimità della decisione del Tribunale, è stata però di diverso avviso.
La Corte ha infatti affermato che il tenore testuale della propria giurisprudenza è esplicito.

Essa ha così chiarito che “nella citata sentenza Intel Corporation, la Corte ha chiaramente espresso la necessità di pretendere uno standard di prova più elevato per poter constatare il pregiudizio o il rischio di pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.” Affermando altresì che sebbene, il regolamento n. 207/2009 e la giurisprudenza della Corte non richiedano la prova di un pregiudizio effettivo, ma ammettono anche il rischio serio di un tale pregiudizio e consentono l’uso di deduzioni logiche, tuttavia “deduzioni di tal tipo non possono risultare da semplici supposizioni bensì,..., devono essere basate su «una disamina delle probabilità e tene[r] conto delle pratiche abituali nel settore commerciale pertinente, nonché di tutte le altre circostanze del caso di specie».

Sulla base di tale ragionamento, la Corte ha quindi chiarito il proprio precedente nel senso che colui che si oppone alla registrazione di un marchio (per prodotti non simili) deve altresì fornire prova adeguata – sebbene anche tramite deduzioni - di quale sarà il futuro comportamento del consumatore medio, così da poter dedurre il serio rischio di una svantaggio economico (o dell'altrui ingiusto vantaggio). (Fonte: altalex.com)